Een merkinbreuk kan je merk, omzet of marktpositie direct raken. De merkenrecht advocaten van Legals beoordelen inbreuk, registreren merken bij BOIP of EUIPO en treden op met sommatie, oppositie, schadevergoeding of een procedure.
Gebruikt een concurrent een naam of logo dat op jouw merk lijkt, of ontvang je een sommatiebrief? Legals legt op deze pagina begrijpelijk uit hoe het merkenrecht beschermt, hoe procederen werkt, hoe je een merknaam registreert en we bespreken de twee belangrijkste arresten op het gebied van merkenrecht.
Wat is merkenrecht?
Merkenrecht is het onderdeel van het intellectueel eigendom dat tekens beschermt waarmee een onderneming haar producten of diensten onderscheidt van die van anderen. Zo’n merk kan bijvoorbeeld bestaan uit een merknaam, logo of slogan.
De regels voor merkenrecht staan in het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE). Merkrecht ontstaat door inschrijving in het merkenregister voor specifieke waren en diensten. Voor merkhouders kan Legals optreden tegen gebruik van het merk of een overeenstemmend teken.
Merkenrecht beschermt niet je product, maar het merk waaraan klanten jouw product herkennen.
Wat doet onze advocaat merkenrecht?
Onze advocaat merkenrecht helpt vanuit Amsterdam dagelijks ondernemers bij het beschermen, registreren en handhaven van merken. Van merkregistratie bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) tot advies over merkinbreuk, oppositie en licentieovereenkomsten: zij zorgen dat joúw merk juridisch sterk staat.
Ontstaat er onverhoopt ooit toch een conflict over een handelsnaam, logo, productnaam of ander merk? Dan beoordeelt onze merkrecht advocaat jouw positie, treedt op tegen ongeoorloofd gebruik en begeleidt procedures bij het BOIP, EUIPO of de civiele rechter.
Schending merkenrecht: wanneer is het merkinbreuk?
Niet elk vergelijkbaar teken schendt het merkenrecht. Artikel 2.20 lid 2 BVIE (gebaseerd op de Merkenrichtlijn) kent vier inbreukgronden. Hoe sterker het oudere merk en hoe groter de overeenstemming, hoe sneller de rechter merkinbreuk aanneemt.
| Grond | Merkenrechtelijke situatie | Vereiste | Arrest |
|---|---|---|---|
| Sub a | Gelijk teken, gelijke waren | Geen verwarring nodig | – |
| Sub b | Overeenstemmend teken, soortgelijke waren | Verwarringsgevaar | SABEL/Puma |
| Sub c | Bekend merk, alle waren | Ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk, zonder geldige reden | L’Oréal/Bellure |
| Sub d | Gelijk of overeenstemmend teken, niet ter onderscheiding van waren | Ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk, zonder geldige reden | Robelco (reikwijdte) |
Sub d bestaat alleen in het Benelux-recht, niet in het Europese merkenrecht. In Robelco (C-23/01) liet het Hof de Benelux vrij om ook gebruik te verbieden dat niet dient om waren te onderscheiden.
Verwarringsgevaar beoordeelt de rechter altijd vanuit de gemiddelde consument, niet vanuit de merkhouder.
Verwarringsgevaar: het SABEL/Puma-arrest
In SABEL/Puma (1997, C-251/95) verwierp het Hof van Justitie het Benelux-associatiecriterium. Associatiegevaar alleen is niet genoeg, want het merkenrecht vereist echt gevaar voor verwarring tussen merk en teken.
De rechter beoordeelt globaal en beslissend is de totaalindruk op de gemiddelde consument, die een merk als geheel waarneemt. Een sterk onderscheidend vermogen van het oudere merk vergroot bij soortgelijke waren het verwarringsgevaar.
Meeliften op bekend merk: L’Oréal/Bellure
In 2009 beoordeelde het Hof twee vormen van gebruik door Bellure, dit waren flacons en verpakkingen die op die van L’Oréal leken, en vergelijkingslijsten die L’Oréal-merken noemden om de nagebootste geur aan te geven.
Over de flacons oordeelde het Hof (C-487/07) dat meeliften op het imago van bekende merken ongerechtvaardigd voordeel oplevert, ook zonder schade voor de merkhouder. De lijsten waren geen toegestane vergelijkende reclame: Bellure presenteerde haar parfums als imitatie.
Merkinbreuk online: domeinnaam, marktplaats en social media
Veel merkinbreuk vindt online plaats, zo kan een inbreukmaker kan jouw merk gebruiken in een domeinnaam, nepaccount, advertentie of webshop, of namaakproducten aanbieden via Instagram, TikTok, Amazon en Bol.com. Legals’ merk- en mediarecht advocaten treden daartegen voor merkhouders op.
Via een notice-and-takedown kan onze advocaat merkenrecht platforms en hostingproviders verzoeken inbreukmakende content of namaak te verwijderen. Domeinnaamgeschillen kunnen via een UDRP-procedure bij WIPO of de geschillenregeling van de SIDN worden aangepakt.
Online merkinbreuk vraagt om snel optreden, voordat namaakproducten zich verder kunnen verspreiden.
Procederen in merkenrecht: van sommatie tot bodemprocedure
De meeste geschillen over merkenrechten eindigen (gelukkig) buiten de rechtszaal. Bij Uniemerken procederen merkenrecht advocaten altijd bij de Rechtbank Den Haag. Bij een Benelux-merk beslissen woonplaats van de gedaagde of plaats van inbreuk welke rechtbank bevoegd is.
Hoger beroep wordt in merkenzaken behandeld door het Gerechtshof Den Haag of Amsterdam. Daarna is cassatie bij de Hoge Raad mogelijk. Bij vragen over Europees merkenrecht kan de rechter het Hof van Justitie inschakelen. Over uitleg van het BVIE beslist het Benelux-Gerechtshof.
Welke procedure past, hangt af van je doel en de urgentie. In de onderstaande tabel hebben we de routes naast elkaar gezet die onze merkenrecht advocaat kan inzetten:
| Procedure | Doel | Waar | Doorlooptijd (indicatief) |
|---|---|---|---|
| Sommatie | Inbreuk op je merkenrecht stoppen en een onthoudingsverklaring verkrijgen | Buiten de rechter | 1–2 weken |
| Oppositie | Registratie van een conflicterend merk voorkomen | BOIP of EUIPO | Oppositietermijn 2–3 maanden |
| Ex parte-verbod | Acute merkinbreuk direct laten verbieden zonder hoor en wederhoor | Voorzieningenrechter (art. 1019e Rv) | Enkele dagen |
| Kort geding | Merkinbreuk voorlopig laten stoppen, eventueel met dwangsom | Voorzieningenrechter | 2–6 weken |
| Bodemprocedure | Definitief oordeel over merkinbreuk en schadevergoeding | Rechtbank (Den Haag bij Uniemerken) | 12–18 maanden |
| Douane-interventie | Namaak die inbreuk maakt op je merk aan de grens tegenhouden | Douane (Verordening 608/2013) | Doorlopend |
Sommatie en onthoudingsverklaring
Je advocaat start meestal met een sommatie: de inbreuk maker moet het gebruik van je merk staken en een onthoudingsverklaring met boete tekenen. Tekent hij, dan eindigt het geschil vaak zonder rechter.
Overtreedt hij die verklaring later, dan verbeurt hij direct de afgesproken boete. Weigert de wederpartij te tekenen, dan kun je advocaat merkenrecht deze merkenrechtelijke vorderingen bij de rechter instellen:
- Een verbod, versterkt met een dwangsom
- Schadevergoeding of winstafdracht
- Recall, vernietiging of rectificatie
- De volledige proceskosten (art. 1019h Rv)
Kort geding en ex parte-beschikking
In het merkenrecht is een kort geding de snelste route om een voorlopig verbod te vragen, eventueel met een dwangsom. Dreigt door uitstel onherstelbare schade, dan kan je advocaat een ex parte-verbod verzoeken (art. 1019e Rv) zonder dat de wederpartij vooraf wordt gehoord.
Bodemprocedure en schadevergoeding
Een bodemprocedure leidt tot een definitief oordeel, maar duurt twaalf tot achttien maanden. De schadevergoeding wordt vaak vastgesteld in een schadestaatprocedure. Met bewijsbeslag stelt je advocaat vooraf belangrijk bewijs veilig.
Oppositie, nietigverklaring & vervallenverklaring bij BOIP
Deponeert iemand een merk dat op jouw merk lijkt? Binnen twee maanden na publicatie stelt je advocaat oppositie in bij het BOIP, bij het EUIPO binnen drie maanden. Ook een nietigverklaring of vervallenverklaring vraag je daar aan.
Gebruik je je eigen merk niet, of had het nooit ingeschreven mogen worden? Dan kan een ander het bij het BOIP aanvallen. Het merkenrecht beschermt namelijk alleen merken die écht worden gebruikt. Enkel registreren is dus niet voldoende.
Merknaam registreren: Benelux-merk, Uniemerk of Madrid-protocol
Een Benelux-merk bij het BOIP beschermt je merk in Nederland, België en Luxemburg, een Uniemerk bij het EUIPO in alle 27 EU-lidstaten. Via het Madrid-protocol en WIPO breid je je merkenbescherming uit naar andere landen.
Het merkenrecht werkt territoriaal: een internationale registratie vraagt altijd een basismerk in de Benelux of EU. Wie klein begint, kiest vaak eerst een Benelux-merk. Je merk registreren gaat in vijf stappen:
- Merkonderzoek. Check met TMview of je merk vrij is.
- Klassen kiezen. Omschrijf je waren en diensten per klasse.
- Merktype bepalen. Kies een woordmerk, beeldmerk of vormmerk.
- Depot indienen. Betaal de taksen. Binnen zes maanden kun je in andere landen dezelfde depotdatum claimen (Verdrag van Parijs).
- Verlengen. Vernieuw je merk elke tien jaar.
Onderscheidend vermogen en weigeringsgronden
In het merkenrecht missen beschrijvende tekens, zoals ‘Appelsap’ voor appelsap, onderscheidend vermogen. Dat is een absolute weigeringsgrond, net als misleiding. Ook een depot te kwader trouw houdt geen stand.
Oudere merken van derden zijn relatieve weigeringsgronden. Die toetst het BOIP niet zelf: de houder moet oppositie instellen. Een beschrijvend merk kan door intensief gebruik wel ingeburgerd raken en zo alsnog bescherming krijgen.
Nice-klassen en merkenrechtelijke classificatie
Het merkenrecht deelt waren en diensten in volgens de 45 klassen van de Nice-classificatie. Je merk is alleen beschermd in de klassen die je kiest. Met TMclass vind je omschrijvingen die het merkenbureau direct accepteert.
Kies dus ook klassen waarin je je merk binnen vijf jaar daadwerkelijk wilt gebruiken. Te ruim is evenmin slim, want klassen die je niet gebruikt, zijn na vijf jaar kwetsbaar voor een vervallenverklaring.
Merk beschermen tegen verwatering en verval
Het merkenrecht kent een gebruiksplicht: gebruik je een merk vijf jaar niet normaal voor de ingeschreven waren? Dan kan een ander het laten vervallen wegens non-usus.
Het tweede risico is verwatering, want als jouw merk een soortnaam wordt zoals walkman, dan verlies je je bescherming. Merkenrecht advocaat Amsterdam handhaaft daarom jouw merk actief om precies dat te voorkomen. Dit helpt:
- Gebruik je merk voor alle ingeschreven waren
- Bewaar facturen als bewijs van gebruik
- Zet merkbewaking in tegen nieuwe merken
- Gebruik ® alleen bij een ingeschreven merk
Merkrechten in licentie, overdracht en due diligence
Een merk kan veel waard zijn. Merkrechten kun je overdragen, in licentie geven of verpanden. Leg bij een licentie dus duidelijk vast voor welk gebied en welke periode deze geldt en welke afspraken gelden over het gebruik en de kwaliteit van het merk.
Bij een fusie of overname brengen M&A advocaten met een due diligence elk merk in de portefeuille in kaart. Laat elke overdracht of licentie inschrijven in het merkenregister; anders werkt die niet tegen derden.
“Bij verwatering gaat het niet meer om de betrekkelijke luxe van goodwillbescherming, maar om het overleven van het merk.” — Prof. mr. A.A. Quaedvlieg
Prof. mr. Quaedvlieg was hoogleraar intellectuele eigendom aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij gold als een deskundige op het gebied van auteursrecht en merkenrecht en was bovendien medegrondlegger van het Trademark Law Institute.
Met zijn uitspraak bedoelde professor Quaedvlieg dat verwatering verder gaat dan verlies van reputatie of commerciële waarde. Wanneer een bekend merk zijn onderscheidend vermogen verliest, wordt namelijk ook de kernfunctie aangetast: het publiek herkent het merk steeds minder als een duidelijke, unieke herkomstaanduiding.
Veelgestelde vragen over merkenrecht
Hoe lang duurt een merkregistratie?
Zonder oppositie heb je bij het BOIP meestal binnen drie tot vier maanden een ingeschreven merk. Met een versnelde inschrijving kan het binnen enkele dagen.
Wat kost het om merken te registreren?
Voor je merk betaal je officiële taksen aan het BOIP of EUIPO, afhankelijk van het aantal klassen. Een Uniemerk kost € 850 voor één klasse. Daarnaast betaal je voor merkonderzoek en advies van je advocaat.
Is een handelsnaam ook een merk?
Nee, een handelsnaam beschermt de naam van je onderneming en ontstaat door gebruik. Een merk beschermt je producten, maar het merkenrecht geeft pas bescherming na registratie. Registreer je handelsnaam ook als merk.
Mag iemand mijn originele producten doorverkopen?
Ja, als jij of je licentienemer ze in de EER op de markt bracht. Dan is het recht op je merk uitgeput. Parallelimport van buiten de EER mag je wel tegenhouden.
Kan de douane namaak tegenhouden?
Zeker, ook de douane moet het merkenrecht handhaven. Met een douane-interventieverzoek op basis van de Anti-Piraterijverordening (EU) 608/2013 houdt de douane eventuele verdachte zendingen aan de grens vast.
Kies onze ervaren merkenrecht advocaat in Amsterdam
Een merkgeschil draait om specifieke details: klassen, termijnen, bewijs van gebruik en de juiste inbreukgrond. De merkrecht advocaten van Legals kennen het merkenrecht door en door, van BVIE en Uniemerkverordening tot de rechtspraak van het Gerecht van de EU.
Zoek je een merkenrecht advocaat in Amsterdam? Meerdere advocaten van Legals zijn gespecialiseerd in merkenrecht en begeleiden je van merkonderzoek tot hoger beroep. En natuurlijk krijg je vóóraf een duidelijke inschatting van je kansen én kosten.
